Пародия на товарный знак: судебная практика США и ЕС

На стыке IP и fashion law больше всего примеров заимствования чужих обозначений на товарах, которые оправдывают ссылкой на пародию как часть доктрины fair use.

Moschino и McDonald’s

В феврале 2014 г. Jeremy Scott представил коллекцию Moschino, которая породила споры: законны ли заимствования чужих брендов в дизайне вещей? Ограничимся сумочкой, которая отсылает к McDonald’s в части размывания торговой марки.

Moschino мог бы защищаться ссылаясь на пародийное использование лого фаст-фуда, но чтобы убедить суд, ответчик должен продемонстрировать, что заимствование имеет юмористический характер. Отчасти на это указывает название коллекции: «Fast Fashion» как бы намекает на «fast food».

Всем известные Золотые Арки (Golden Arches) могли бы стать предметом иска о размывании марки, ведь это не требует доказательств «введения в заблуждение потребителя». Предполагаем, что большинство потребителей вряд ли подумают, что сеть ресторанов быстрого питания выпустила коллекцию одежды или одобрила её создание.

Есть два вида размывания ТЗ (dilution): (1) использование, которое порочит знак (tarnishment) и (2) которое уменьшает различительную способность (blurring). Применительно к McDonald’s уместно использовать «blurring», ведь различительная способность знак ослаблена тем, что он нанесен на одежду, а не на упаковку с едой (неоднородные товары).

Самое опасное последствие размывания – превращение знака в общеупотребимое обозначение и отказ защищать его в суде. Нанесло ли подобный вред появление коллекции Moschino?

Moschino и McDonald’s находятся на разных уровнях потребительского спроса/предложения, и коль скоро именно high end brand заимствовал low end (а не наоборот), нанесение ущерба репутации McDonald’s как минимум спорный вопрос.

Судя по посту в соц.сети, McDonald’s одобрил появление желтой буквы «М» закругленной в виде сердца, сопроводив комментарием: «Looking good, MOSCHINO! Milan Fashion Week has never been so stylish”.

Закон и практика США о пародиях на ТЗ

The Lanham Act (закон о торговых марках 15 U.S. Code § 1125) предусмотрел несколько случаев использования чужого ТЗ без разрешения, которые не считаются нарушением и относятся к добросовестному использованию (nominative or descriptive fair use), одни из которых – пародия.

Апология пародии проста – вероятность введения в заблуждение потребителя не возникает в силу того, что пародию никто не воспринимает всерьез.

За десятилетия применения этой доктрины судебная практика выработала три основания, когда ссылка на пародию не работает:

(1) использование чужого знака не соответствует требованию к пародии (нет комического эффекта, а просто имитация ТМ);

(2) хотя пародия есть, но она не достаточно сильная, чтобы устранить риск введения в заблуждение с оригинального ТЗ (в 1977 г. обозначение «Gucchi Goo» признано схожим до степени смешения с «Gucci» для сумок);

(3) несмотря на формальное соответствие требованиям к пародии, такое использование размывает чужой знак (в 2007 г. игрушку под названием «Chewy Vuiton» признали не размывающей ТМ «Louis Vuitton» пародией).

Нельзя шутить с юристами Louis Vuitton

Первый пример – рекламный ролик Hyundai, в одном из кадров которого на секунду появляется баскетбольный мяч с фирменным принтом LV. В реальности такого товара не существует и он придуман рекламным агентством для ролика. Как следствие – Louis Vuitton Malletier v. Hyundai Motor America, 2012 WL 1022247 (S.D.N.Y. March 22, 2012) иск о нарушении товарного знака и угадайте какое решение принял суд?

Ответчика обвинили в том, что он размывает репутацию бренда (показав в суде твиты, в которых люди предположили, что купили бы такой баскетбольный мяч – если бы он продавался), нанося ущерб – потребители могли подумать, что Louis Vuitton разрешил использование ТЗ.

Категория размывания товарного знака применяется в исках о защите известных знаков против недобросовестных предпринимателей, которые выпускают товары, для которых ТЗ не зарегистрирована. Поскольку Hyundai не продавал товары с нанесенным брендом Louis Vuitton, усмотреть в ролике умышленное нарушение ТМ смог бы только очень придирчивый судья.

Как вы, наверное, догадались – суд признал Hyundai виновным в незаконном использовании ТЗ Louis Vuitton (знаменитый принт) в рекламном ролике. Ряд американских IP юристов критиковали такое решение.

Однако 6 января 2016 года появилось решение по иску Louis Vuitton Malletier v My Other Bag о нарушении прав на известный принт, но начнем издалека.

Среди владельцев старых разваливающихся машин в США бытует шутка – наклеить на борт надпись «А еще у меня есть Porsche» (в оригинале «My other car is a Porsche»). Вокруг этой шутки построен дизайн сумок небольшой компании My other bag. На одной стороне сумки размещено название фирмы, а на другой – принт Louis Vuitton (который зарегистрирован как ТМ). Тем самым владелица этой недорогой сумочки пошучивает над собой, как бы сообщая окружающим – «а еще у меня есть сумка от Луи Виттон».

Не буду утомлять читателя разбором восьми-факторного теста на установление сходства до степени смешения, которым с 1961 года пользуются американские суды (Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp. (2d Cir. 1961) и AMF, Inc v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341 (C.A.9) 1979). Суд не увидел недобросовестного использования бренда истца, а также констатировал отсутствие размывания торговой марки, поскольку ответчик продает свои изделия за 50 дол, тогда как сумочки истца стоят примерно в 40 раз дороже, а значит у них разные покупатели.

Судья оценил то, как ответчик обыграл известную шутку и прямо в тексте решения упрекнул истца в ее незнании. Суд квалифицировал неоспоримый факт заимствования чужого принта – торговой марки, которая охраняется для этих же товаров.

Ответчик использовал принт Louis Vuitton как пародию, что является добросовестным использованием и не требует согласие правообладателя.

Судья не скрывал, что вынес решение благодаря чувству юмора, которое демонстрирует каждая владелица сумки My other bag, а значит ответчик добросовестно использовал принт:

“Indeed, the whole point is to play on the well-known ‘my other car . . .’ joke by playfully suggesting that the carrier’s ‘other bag’— that is, not the bag that he or she is carrying — is a Louis Vuitton bag.”

Подробнее о применении пародии в спорах о нарушении товарных знаков в судебной практике США – в статье Девида Робинсона.

Закон и практика ЕС о пародиях на ТЗ</o:p>

Суд Милана 12 июля 1999 г. ( La Chemise Lacoste vs. Crocodile Garments ) отклонил иск о том, что ироничное изображение человекообразного крокодила содержит отсылку к известному знаку Lacoste и может ввести в заблуждение.

CJEU приходилось рассматривать вопрос пародии на ТМ. В решении по делу The Polo/Lauren Company v OHIM Case T-265/13 от 18.09.2014 г., графическое изображение человека на велосипеде, который держит клюшку для игры в поло как пародию на известное лого игрока в поло признано нарушение прав владельца товарного знака, потому что нарушитель недобросовестно получил конкурентное преимущество за счет эксплуатации различительной способности знака и нанес вред его репутации.

Почти год тому назад – 16 декабря 2015 года – принята Regulation 2015/2424 , пункт 21 которой прямо указывает, что «использование торговой марки третьими лицами для целей художественного выражения признается добросовестным до тех пор, пока такое использование находится в рамках честной деловой практики». Главный вопрос: отождествлять ли известное понятие «used fairly» с новым термином «in accordance with honest practices»?

На дату публикации статьи мы не обнаружили ни одного дела, в котором бы CJEU рассматривал спор, применяя п. 21, потому будем ждать толкования нормы в судебной практике.